動態(tài)與觀點
- 前言 -
在商標駁回復審程序中，對于因商標法的“絕對條款”（如缺乏顯著性、具有欺騙性等理由）而被駁回的申請商標來說，提供申請商標的使用證據(jù)無疑是通過駁回復審審查的關(guān)鍵所在。但是因“相對條款”（構(gòu)成類似商品/服務上的近似商標）而被駁回的申請商標來說，僅靠提交申請商標的使用證據(jù)往往難以“起死回生”。
司法實踐中通常認為，在駁回復審案件中，由于引證商標權(quán)利人無法加入，如考慮申請商標的使用證據(jù)則有失公平。但是，如在申請人提交的使用證據(jù)足以證明申請商標經(jīng)過大量使用已經(jīng)具有較高知名度且已經(jīng)能夠與引證商標進行區(qū)分，那么通過提交申請商標的使用證據(jù)而逆風翻盤也是有可能的。
- 探討 -
一、商標實踐中通常認為在駁回復審案件中不應考慮申請商標的使用證據(jù)
在申請商標因他人在先權(quán)利而被駁回的駁回復審案件中，爭議焦點是申請商標與引證商標是否存在混淆誤認的可能性。國家知識產(chǎn)權(quán)局引證在先商標駁回在后商標的申請，無疑是認為在后商標的注冊和使用會與在先商標造成市場混淆，是對在先商標給予的保護。
在駁回復審案件中，引證商標權(quán)利人無法參與到相關(guān)的行政程序及訴訟程序中，也無法提交引證商標顯著性和知名度的證據(jù)，如果僅考慮申請商標的顯著性和知名度，則不利于保護引證商標，這對于引證商標權(quán)利人來說確實不太公平。因此，無論是行政機關(guān)還是司法機關(guān)，通常認為在駁回復審案件中應降低對申請商標的顯著性和知名度的考慮，而應更多地從商標標識本身判斷混淆誤認的可能性。
北京市高級人民法院《商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（2019年4月24日版）15.2條規(guī)定，適用商標法第三十條、第三十一條時，可以綜合考慮商標標志的近似程度、商品的類似程度、引證商標的顯著性和知名度、相關(guān)公眾的注意程度以及訴爭商標申請人的主觀意圖等因素，以及前述因素之間的相互影響，以是否容易造成相關(guān)公眾混淆為標準?？梢姡鶕?jù)北高的審理指南，在相對理由的駁回復審案件中，對于引證商標的顯著性和知名度可以進行考量，但是無須考慮申請商標的顯著性和知名度。
二、根據(jù)駁回復審案件的具體情況，在個別案件中，申請商標的顯著性和知名度能夠成為判斷其與引證商標具備區(qū)分可能性的重要參考資料
國家知識產(chǎn)權(quán)局認為第27384673號申請商標“義利YILI及圖”與伊利集團的第1487766號“YILI”商標、第1699670號“YILI”商標構(gòu)成近似商標而駁回其申請。
《審查審理標準》規(guī)定，商標包含漢字及其對應拼音，與含單獨相同拼音的商標，易使相關(guān)公眾對商品或者服務的來源產(chǎn)生混淆的，判定為近似商標。根據(jù)該標準的規(guī)定，如單獨從商標標識本身判斷混淆誤認的可能性，申請商標與兩件引證商標無疑構(gòu)成近似商標，通過駁回復審審查的可能性無疑較低。
但是在本案中，申請人在駁回復審程序中除了詳細陳述申請商標的獨特設計之外，還向國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交了100多頁的申請商標使用證據(jù)，證明經(jīng)過長期使用，申請商標具備了較高知名度，已經(jīng)廣為消費者所知曉，與其形成了唯一對應關(guān)系。再加上兩件引證商標均為伊利集團的商標，均與“伊利”存在對應關(guān)系，在市場上同樣具有較高的辨識度。申請人的駁回復審理由得到國家知識產(chǎn)權(quán)局認可，順利獲得初審公告。
在第5062150號申請商標“HOME INN及圖”商標駁回復審案件中，申請人說明“home”在43類的“住宿”等服務上的顯著性較弱之外，還提交了大量證據(jù)證明申請商標是馳名商標“如家”唯一對應的英文翻譯，經(jīng)過申請人持續(xù)、廣泛的宣傳和使用，已經(jīng)具備了較強的顯著性，形成了能夠區(qū)分于引證商標的特定含義。最終，其駁回復審理由得到認可，申請商標順利獲得初審公告。
從上述案例可以看出，在申請商標與引證商標存在一定差異，特別是在引證商標也具備顯而易見的知名度的情況下，充分舉證證明申請商標通過長期宣傳和使用已經(jīng)具備了較強顯著性和較高知名度能夠在駁回復審程序中起到非常關(guān)鍵的作用。
三、申請商標的使用證據(jù)應該達到能夠充分證明申請商標具有較高知名度且足以與引證商標進行區(qū)分的程度
如前所述，在個別案件中，提交申請商標的使用證據(jù)證明申請商標的顯著性和知名度能夠起到積極作用，但是這種積極作用的發(fā)揮對于使用證據(jù)的“質(zhì)”和“量”的要求較高。
最高院在寶馬股份公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會駁回復審再審案件（（2015）知行字第256號）中認定，即便寶馬公司提交的證據(jù)能證明該公司的“寶馬”、“BMW”、“BMW及圖”、“MINI”、“迷你”等商標在汽車商品上具有較高的知名度，但由鑒于寶馬公司未提交任何將申請商標使用在第25類服裝等商品上的證據(jù)，故不能證明寶馬公司將“迷你”商標使用在第25類服裝等商品上已具有較高的知名度，不能認定申請商標經(jīng)過使用已足以使相關(guān)公眾將其與引證商標三、四區(qū)分開來。最高院在民加科風信息技術(shù)有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會駁回復審再審案件（（2017）最高法行申7243號）中指出，在已經(jīng)認定訴爭商標與引證商標一、引證商標二構(gòu)成使用在類似服務上的近似商標的情況下，訴爭商標與引證商標原則上不應共存于市場之中，除非有明確證據(jù)顯示相關(guān)公眾不會對二者產(chǎn)生混淆。
上述兩個案例雖然均非通過提交申請商標的使用證據(jù)而順利獲得注冊的案例，但是從最高院的認定內(nèi)容可以看出，申請商標的使用證據(jù)能夠發(fā)揮作用的前提是，申請商標經(jīng)過使用已經(jīng)具備了較高的市場辨識度，這種辨識度已經(jīng)能夠幫助消費者將其與引證商標進行區(qū)分。筆者認為在引證商標也具有較高知名度的情況（如前述案例中的伊利集團的引證商標）下，申請商標的知名度程度可以適當減輕，但是對于引證商標不具備顯而易見的知名度時，對于申請商標的知名度舉證至少應該達到馳名商標的標準才有可能在駁回復審案件中發(fā)揮作用。
- 結(jié)語 -
駁回復審程序中，雖然因引證商標權(quán)利人不能參與而原則上對申請商標的使用證據(jù)不予考慮，但是，駁回復審程序也是賦予申請人向行政機關(guān)或司法機關(guān)充分闡述事實與復審理由的重要機會。提供申請商標的使用證據(jù)無疑能夠促使審查員和法官更加全面地了解申請商標，如申請商標的使用證據(jù)能夠充分證明申請商標經(jīng)過實際使用獲得了較高知名度，那么其識別作用在實踐中已經(jīng)得到肯定的事實無疑能夠積極影響審查員和法官心證，從而可能對案件結(jié)果產(chǎn)生有利影響。因此，筆者建議，在申請商標駁回復審案件中應盡最大可能收集、提交申請商標的使用證據(jù)，盡量向?qū)彶閱T或法官展示申請商標所具備的顯著性和知名度，以期“逆風翻盤”。
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